Eine Marke muss benutzt werden, um dauerhaft einen sicheren Schutz zu genießen. Bei einer Nichtbenutzung über einen längeren Zeitraum ist die Marke angreifbar bzw. kann selbst nicht mehr effektiv gegen Markenverletzungen eingesetzt werden. Der Benutzungszwang soll verhindern, dass das Markenregister nicht mit unbenutzten Marken verstopft wird.
Von selbst verfällt eine Marke wegen Nichtbenutzung allerdings nicht. Vielmehr muss erst durch einen Dritten ein entsprechender Antrag auf Löschung gestellt werden.

Die Grundregel besagt, dass eine Marke mindestens in den zurückliegenden fünf Jahren benutzt worden sein muss. Das heißt man darf eine Marke fünf Jahre lang halten, ohne sie zu benutzen, ohne dabei angreifbar zu sein. Danach muss man spätestens mit der Benutzung anfangen.
In einer Markenanmeldung sind die Waren und/oder Dienstleistungen zu benennen, für welche Schutz beansprucht wird. Hierzu ist ein System von 45 Klassen vorgegeben, in das die beanspruchten Waren/Dienstleistungen eingruppiert werden. Es kommt relativ häufig vor, dass fünf Jahre nach Eintragung der Marke die Benutzung nicht für alle beanspruchten Waren/Dienstleistungen aufgenommen wurde. Die Marke ist dann aber nicht in Gänze löschungsreif, sondern lediglich im Umfang der nicht benutzen Waren/Dienstleistungen.
Ein Schlupfloch, dem Benutzungszwang zu entgehen, stellte sich bisher dahingehend dar, dass es möglich gewesen ist, im Falle einer langjährigen Nichtbenutzung die gleiche Gemeinschaftsmarke) nunmehr in eine nationale Marke umzuwandeln, um die Fünfjahresfrist erneut in Gang zu setzen. Dieses Vorgehen (Aufgabe der Gemeinschaftsmarke – Umwandlung der Gemeinschaftsmarke in nationale Marke) war auch dann möglich, wenn eine Löschung aufgrund der Nichtnutzung bereits von einem Dritten beantragt worden ist und die Löschung bereits erfolgt war. Der Dritte konnte nichts gegen diese Vorgehensweise unternehmen.
Nunmehr ist diese Umwandlung der Gemeinschaftsmarke zu einer nationalen Marke zum Zweck der Umgehung des Benutzungszwanges vom HABM allerdings eingeschränkt worden:
Eine Umwandlung der Gemeinschaftsmarke in eine nationale Marke ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter einen entsprechenden Antrag auf Löschung wegen Nichtnutzung gestellt hat. Eine Umwandlung ist nur dann noch möglich, wenn der Dritte von seinem Antrag auf Löschung absieht und der Umwandlung somit zustimmt, nachdem er von der Umwandlung in Kenntnis gesetzt wurde. Ebenso ist eine Umwandlung möglich, wenn nur Teile der Marke(Waren/Dienstleistungen) betroffen sind, die nicht gelöscht wurden. Diese Beurteilung kann jedoch erst nach Abschluss des Löschungsverfahrens getätigt werden.
Dabei ist zu beachten, dass sobald ein Dritter die Löschung der Gemeinschaftsmarke aufgrund der Nichtnutzung beantragt hat und auch die komplette Marke(alle Waren/Dienstleistungen) betroffen ist, die Gemeinschaftsmarke entzogen wird. Somit hat der Inhaber der Gemeinschaftsmarke keine Marke mehr zur Umwandlung in eine nationale Marke.
Fazit: Allen Inhabern einer Gemeinschaftsmarke, welche fünf Jahre nicht genutzt worden ist, ist daher zu raten, sich frühzeitig Gedanken über eine Umwandlung der Gemeinschaftsmarke in eine nationale Marke zu machen. Sobald ein Dritter einen Löschungsantrag aufgrund Nichtbenutzung gestellt hat, ist eine Umwandlung der Marke nur noch unter engen Voraussetzungen möglich.
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Eva N. Dzepina Rechtsanwältin für Markenrecht, Urheberrecht, Wettbewerbsrecht, Internetrecht, Designrecht, Kunstrecht, IT-Recht, Domainrecht

Eva N. Dzepina L.L.M
Rechtsanwältin