BGH: Kosten für einen außergerichtlich hinzugezogenen Patentanwalt sind in Bezug auf Abmahnungen nur unter bestimmten Umständen erstattungsfähig.
Der BGH hat entschieden, dass die Kosten bei der außergerichtlichen Hinzuziehung eines Patentanwalts zusätzlich zu einem Rechtsanwalt nur unter bestimmten Voraussetzungen vom Gegner zu erstatten sind (Urteil vom 24.02.2011, Az. I ZR 181/09).
Die Klägerin ist Inhaberin einer Marke, die u.a. Schutz für Schmuckwaren genießt. Die Beklagte bot auf dem Online-Marktplatz eBay unter der Verwendung der Marke Ohrschmuck an.
Die Klägerin mahnte die Beklagte daraufhin wegen Markenrechtsverletzung ab, wobei die Abmahnung sowohl von einer Rechtsanwältin als auch von einem Patentanwalt unterzeichnet wurde. Die Beklagte gab dann zwar eine Unterwerfungserklärung ab, zahlte jedoch nicht die entstandenen Abmahnkosten, also weder die Rechtsanwalts- noch die Patentanwaltskosten.
Die von der Klägerin eingeklagten Kosten in Höhe von 4.161 € wurden ihr nur insoweit zugesprochen, als es sich um die für die Rechtsanwältin handelt. Die Geltendmachung der Patentanwaltskosten wurde mit der Begründung abgelehnt, dass § 140 Abs. 3 MarkenG nicht auf außergerichtliche Abmahnkosten anwendbar sei. Diese Norm besagt, dass die Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Markenstreitsache entstehen, zu erstatten sind.
Die Klägerin habe keine Begründung geliefert, die die Hinzuziehung eines Patentanwalts neben einer Rechtsanwältin hätte rechtfertigen können.
Damit die zusätzlichen Kosten durch den Patentanwalt erstattungsfähig sind, müssen sie erforderlich sein. Diesen Nachweis der Erforderlichkeit hat die Klägerin jedoch nicht erbracht. Der § 140 Abs. 3, wonach die Kosten für einen Patentanwalt ohne den Nachweis der Erforderlichkeit zu ersetzen sind, begründet lediglich einen prozessualen, nicht dagegen einen materiell-rechtlichen Kostenerstattungsanspruch und gilt somit nur im gerichtlichen, nicht jedoch im außergerichtlichen Verfahren.
Die Klägerin hätte daher darlegen müssen, dass der Patentanwalt Aufgaben übernommen hat, die zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwalts gehören, wie z.B. Registerrecherchen. Hätte sie das Tätigwerden des Patentanwalts nachweisen können, wären die entstandenen Kosten erforderlich und somit erstattungsfähig gewesen, was für den Abgemahnten eine Verdopplung der Kosten (Rechtsanwalt und Patentanwalt) zur Folge gehabt hätte.
Aufgrund der hohen Streitwerte in Markenangelegenheiten und den daraus resultierenden hohen Anwaltskosten, besteht mit der Entscheidung des BGH nun bestimmten Fällen ein erhöhtes Kostenrisiko im Falle einer Abmahnung bei der Hinzuziehung von Patentanwälten.
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