Beschreibende Marken – Der Podcast

Podcast über beschreibende Marken: Die Bezeichnung „Black Friday“ war beim DPMA als Wortmarke eingetragen, seit 2016 für ein Unternehmen aus Hongkong. Für Online-Händler, die den aus dem US-amerikanischen Sprachraum stammenden Begriff für Sonderaktionen nutzen und als Keyword in Google Ads verwenden, war das im Herbst 2016 eine Katastrophe. Abmahnungen hagelte es auch schon.

Beschreibende Marken sind angreifbar

Aber nur weil man es geschafft hat, einen allgemein verwendeten Begriff als Marke einzutragen, sollte man sich nicht zu sicher fühlen. Denn eine solche Marke ist angreifbar. Als dieser Beitrag im November 2016 erschien, waren mindestens sechs Löschungsanträge gegen die Marke „Black Friday“ anhängig. Am Ende beantragten 13 Antragsteller die Löschung.

Damit nicht genug: die Wirkung der Löschung reicht zurück, wirkt also „ex tunc“. Heute spricht das Gesetz von der Erklärung der Nichtigkeit. Soweit eine Marke für nichtig erklärt wird, gelten ihre Wirkungen als von Anfang an nicht eingetreten (§ 52 Abs. 2 MarkenG). Damit können den Markeninhaber, der aufgrund einer löschungsreifen Marke Schäden durch seine Abmahnungen verursacht hat, Schadensersatzansprüche treffen.

Zwar erscheint es attraktiv, Wettbewerber von der Benutzung allgemeingültiger Branchenbegriffe abhalten zu können und sich so ein Monopol zu schaffen und andere Marktteilnehmer vom Markt fernzuhalten. Monopol ist aber gerade das Stichwort: Mit dem Schutzhindernis der Freihaltebedürftigkeit und dem der rein beschreibenden Zeichen (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) sowie dem der fehlenden Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) sollen solche Monopole verhindert werden. Begriffe, die andere benötigen, um wirtschaftlich tätig sein zu können, dürfen nicht durch eine Markeneintragung monopolisiert werden.

Wie der Streit um „Black Friday“ ausging

Das DPMA ordnete am 27.03.2018 die vollständige Löschung der Marke wegen fehlender Unterscheidungskraft an. Das Bundespatentgericht bestätigte die Löschung nur teilweise, nämlich für Werbedienstleistungen und für den Handel mit Elektro- und Elektronikwaren (BPatG, Beschluss vom 28.02.2020, 30 W (pat) 26/18). Der BGH hat diese Teillöschung bestätigt (BGH, Beschluss vom 27.05.2021 (I ZB 21/20)).

Bemerkenswert ist die Begründung. Ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setzt nach dem BGH nicht voraus, dass ein Zeichen bei der Anmeldung schon beschreibend verwendet wird. Es reicht, wenn bereits absehbar ist, dass es künftig eine beschreibende Bedeutung erlangen wird. Bei „Black Friday“ gab es im Oktober 2013 Anhaltspunkte dafür, dass sich der Begriff zu einem Schlagwort für Rabattaktionen im Elektronikhandel und für deren Bewerbung entwickeln würde.

Für die übrigen Waren und Dienstleistungen hat das Kammergericht die Marke mit Wirkung ab dem 25.04.2019 rechtskräftig für verfallen erklärt (KG, Urteil vom 14.10.2022, 5 U 46/21). Im Register des DPMA ist sie inzwischen gelöscht, ihre Schutzdauer endete am 31.10.2023.

Zu den Abmahnungen hat der BGH 2024 entschieden, dass eine Schutzrechtsverwarnung auch dann unberechtigt ist, wenn die Marke erst später, aber mit Rückwirkung gelöscht wird. Auf den guten Glauben des Markeninhabers kommt es nicht an (BGH, Urteil vom 29.05.2024 (I ZR 145/23)). Der BGH billigte die Annahme, die Markeninhaberin habe fahrlässig gehandelt, unter anderem weil bei Versand der Abmahnungen bereits zahlreiche Löschungsanträge anhängig waren. Ansprüche des zu Unrecht Verwarnten verjähren aber in sechs Monaten, wenn die Verwarnung zugleich einen Mitbewerber gezielt behindert (§ 11 UWG). Über die Klage des Betreibers eines Portals für Sonderangebote muss das OLG Düsseldorf deshalb nur noch teilweise neu entscheiden. Mehr zu den Verfahren finden Sie in unserem Beitrag Löschungsantrag und Löschungsklage.