Dieser Beitrag ist ebenfalls erschinen im Rechtsbrief Marketing, Ausgabe August 2010 “Staking your Claim – Markenschutz von Werbeslogans”
Just do it.
Come together.
Ich liebe es.
Dass ein griffiger Werbeslogan die Waffe der Wahl bei Werbekampagnen und Product Launches darstellt ist nichts Neues. Und es ist auch immer schon so gewesen, dass man sich nicht gerade darüber freut, wenn Wettbewerber den Slogan so schön finden, dass sie ihn übernehmen – oder parodieren.
Verhindern kann man so etwas in der Regel mit recht wenig Aufwand, wenn man seinen Slogan als Marke geschützt hat. Dann wird es meistens reichen, müde mit der Markeneintragungsurkunde in Richtung Plagiator zu wedeln.
Bisher war es aber eher schwierig, Slogans überhaupt als Marke eingetragen zu bekommen. Insbesondere das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) und das Bundespatentgericht hatten sich im Gegensatz zum etwas großzügigeren Marken-¬ und Geschmacksmustereintragungsamt der Europäischen Union (HABM) und dem Europäischen Gerichtshof in der Vergangenheit eher zurückhaltend gezeigt. Dem mit einem Slogan werbenden Unternehmen bleibt ohne Marke nichts anderes übrig, als der (recht hoffnungslose) Griff zum Urheberrecht, zum (meist unpassenden) Titelschutzrecht oder zum (unhandlicheren) Wettbewerbsrecht. Ein Markenrecht aus einer nicht eingetragenen, sogenannten Benutzungsmarke (§ 4 Nr. 2 MarkenG) wird selten von den Gerichten zuerkannt und birgt hohe und kostenintensive Nachweispflichten.
Zwar gab es schon früher Entscheidungen zu der – zumindest teilweisen – Markenfähigkeit von Werbeslogans, die positiv stimmten, etwa zu „Unter Uns“, „Come Together“, „Früher an Später denken“, „Energie mit Esprit“, „Team is Money“ oder „Zeig der Welt Dein schönstes Lächeln“. Öfter jedoch wurden Eintragungsgesuche auch nach längerem Kampf zurückgewiesen, so zum Beispiel für „Technik, die mit Sicherheit schützt“, „Mit uns kommen Sie weiter“, „We make ideas work!“, „Vorsprung durch Technik“, „Europas erstes Porzellan“ oder „Wir beraten Erfolg“.
Die neuesten Entscheidungen des Bundespatentgerichts lassen nunmehr eine weitere Trendwende hin zur Schutzfähigkeit von Werbeslogans erkennen. Wenn die Claims „Schützt was Gut ist“ für Verpackungen (BPatG, 31.05.2010, 29 W (pat) 506/10) und „Habt Ihr kein Zuhause?“ für Immobiliendienstleistungen (BPatG, 12.05.2010, 26 W (pat) 99/09) als markenrechtlich schutzfähig beurteilt werden darf man das Markenanmeldeformular wohl mit größerem Optimismus ausfüllen als zuvor.
Worauf kommt es an, wenn man die Markenfähigkeit eines Slogans bestimmen will?
Vor allem die „Prinzip der Bequemlichkeit“-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs aus dem Jahr 2004 hat einige maßgebliche Grundsätze zu der Beurteilung der markenrechtlichen Schutzfähigkeit von Werbeslogans festgelegt – insbesondere, dass Slogans keinen strengeren Prüfungsmaßstäben unterworfen sind als andere Wortmarken.
Zunächst ist zu berücksichtigen, dass man Marken immer im Zusammenhang mit den Waren und/oder Dienstleistungen sehen muss, für die sie eingetragen werden sollen. Der Slogan „Essen mit Genuß“, der ausgerechnet für Lebensmittel als Marke geschützt werden soll, hat daher weniger Aussichten auf eine Eintragung als der Claim „Schmetterlinge im Bauch“.
Ein Slogan sollte zunächst den primären absoluten Eintragungshindernissen des § 8 MarkenG nicht zuwider laufen, also: Unterscheidungskraft aufweisen, nicht lediglich rein beschreibend wirken und keine „übliche“ Bezeichnung darstellen.
Unterscheidungskraft ist die Eignung einer Marke, als Herkunftshinweis für die mit der Marke bezeichneten Waren oder Dienstleistungen (Produkte) zu dienen, also die Produkte als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Produkte somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Wenn ein Slogan schon gar nicht als Herkunftshinweis wahrgenommen werden kann, sondern allenfalls als allgemeine Aussage, ist er nicht markenfähig.
Auch wenn ein Slogan lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt hat, aus gebräuchlichen oder für die Produkte üblichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache besteht, oder insbesondere für den Gebrauch durch andere Marktteilnehmer freigehalten werden muss, wird er nicht als Marke eingetragen.
Wenn alle (Marken-)Stricke reißen kann man immer noch versuchen, auf das Urheber-, Titelschutz- oder Wettbewerbsrecht zurückgreifen.
Praxistipps für markenfähige Slogans:
– Die Wortfolge darf nicht zu lang sein – längere Wortfolgen vermitteln in der Regel nicht den Eindruck eines Markenzeichens.
– Reine Qualitätshinweise sind nicht schutzfähig.
– Der Slogan sollte mehrdeutig sein.
– Der Slogan soll die Ware oder Dienstleistung, die er anpreist, inhaltlich nicht einfach nur beschreiben.
– Vorsicht bei der Referenz auf bekannte/öffentliche Organisationen sowie bei Orts- und Herkunftsangaben.
– Vorsicht bei „grenzwertigen“ Formulierungen (Stichwort: gute Sitten), wobei das Bundespatentgericht Marken wie etwa „fickshui“ (BpatG, 01.04.2010, 27 W (pat) 41/10) und „Pussy Deluxe“ (BPatG, 07.02.2006 – 27 W (pat) 96/05) und das HABM „Dildoparty“ (zunächst) für eintragungsgfähig erachtet hat; „Pussytime“ wies das Bundespatentgericht jedoch zurück (BPatG, 16.10.2001, 24 W (pat) 132/00).
– Reine (gesellschafts)politische Äußerungen sind nicht eintragungsfähig, etwa „Don‘t Panic, I’m Islamic“ (BPatG, 06.05.2009 – 29 W (pat) 55/07).
– Seien Sie trotz der „Prinzip der Bequemlichkeit“-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs originell.
– Behalten Sie die Produkte, für die der Slogan geschützt werden soll, immer im Blick: je abwegiger der Slogan, desto eintragungsfähiger.
Bei der Komposition von Slogans ist auch darauf zu achten, dass man wettbewerbsrechtlich zulässige Formulierungen wählt. Allein- oder Spitzenstellungsbehauptungen („Wir sind die Besten“), irreführende oder vergleichende Werbung („Günstiger als die Großen“) können schnell Rechte von Mitbewerbern verletzen und Unterlassungs-, Auskunfts und Schadensersatzansprüche auslösen. Da hilft auch eine eingetragene Marke nicht weiter.
Am Ende wird es sich lohnen, um den Markenschutz für einen guten und nachahltigen Slogan so früh und hartnäckig wie möglich zu kämpfen – wenn es sein muss bis zum Bundespatentgericht oder zum Europäischen Gerichtshof. Die Kosten sind zwar auch bei einer letztendlichen Eintragung nicht erstattungsfähig, aber dennoch gut kalkulier- und überschaubar. Ärgerlich und teuer – auch in Bezug auf hinfällige Marketinginvestitionen und unzufriedene Kunden – kann es hingegen werden, wenn man zu lange zögert. Das hat im Jahr 2005 auch das Online-Auktionshaus Ebay erleben dürfen, das mit der Anmeldung des Slogans „3..2..1…meins!“ zu lange gezögert hat – ein anderer Anmelder war schneller und konnte beim Landgericht Hamburg erfolgreich eine einstweilige Verfügung gegen Ebay erwirken. Und auch auf das ausnahmsweise Bestehen eines Urheberrechtsschutzes wie im Falle des Slogans „Ein Himmelbett im Handgepäck“ für Schlafsackwerbung im Jahre 1964 sollte man sich nicht unbedingt verlassen.
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